陈惠珍

 

【提示】

一类游戏名称的认定，可以从该游戏的产生、流传、发展，及其在商业使用中使用者与相关公众的认知等诸多方面，进行分析并综合认定。在服务商标与游戏名称并存情况下，他人使用游戏名称表示提供服务中的游戏类型、性质、内容、规则，并且标明服务来源的，属于合理使用，不构成商标侵权。

 

【案情】

原告（上诉人）：大宇资讯股份有限公司

被告（被上诉人）：上海盛大网络发展有限公司

案由：侵犯商标专用权纠纷

一审案号：上海市浦东新区人民法院(2006)浦民三（知）初字第125号

二审案号：上海市第一中级人民法院(2007)沪一中民五(知)终字第23号

（一）原告对“大富翁”的注册与使用情况

原告大宇资讯股份有限公司（以下简称大宇公司）在我国台湾省注册成立，其于2005年3月21日在大陆注册了“大富翁”文字商标，核定服务项目第41类，范围包括“（在计算机网络上）提供在线游戏”等项目，注册有效期限至2015年3月20日止。原告的商标是三个繁体的“大富翁”文字。原告在其以往开发的单机版游戏上使用过“大富翁”文字。使用方式如下：原告与案外人自1998-2002年签订的5份协议，都把“大富翁”称作为软件“产品”，如：“大富翁4”、《大富翁五》、 “大富翁六加强版之大家来抢钱”、“大富翁七”、“大富翁七游宝岛”、“大富翁八”等。在原告提供的三份“大富翁”游戏实物上，分别明显标示了“大富翁６”、“大富翁７游宝岛” 、“大富翁８”字样，其中“大富翁”三字采用艺术化字体，这三份实物的外包装上多处标示了“softstar”的图形、文字注册商标标记。在其注册的类别上，原告至今未推出过“大富翁”网络游戏，也未进行过以“大富翁”为商标的网络运营。

（二）被告对“盛大富翁”的权利状况及使用情况

被告上海盛大网络发展有限公司（以下简称盛大公司）于2003年9月28日获得了“盛大”文字商标注册证，核定服务项目第41类，范围包括“（在计算机网络上）提供在线游戏”等项目。2005年8月22日，国家版权局颁发了软著登字第040838号计算机软件著作权登记证书。该登记证书载明作品首次发表日期为2005年7月16日。著作权人盛趣信息技术（上海）有限公司系被告的关联公司，其授权被告运营该游戏。

2005年7月18日、8月2日，原告授权委托北京市海淀区公证处分别对被告的http://rich.poptang.com、http://rich.sdo.com/web1.0/index.asp两个网站出现“盛大富翁 ”图形、文字标识及被告对《盛大富翁》游戏进行推介、在线指导时使用《盛大富翁》游戏名称的页面进行了证据保全。2006年3月16日，原告委托台湾板桥地方法院所属民间公证人詹孟龙事务所对被告的www.sdo.com 网站中出现“盛大富翁 ”标识和《盛大富翁》游戏名称使用情况进行网页目击公证。前述公证页面显示：被告在运营网络游戏《盛大富翁》的过程中，对《盛大富翁》游戏有介绍和在线指导，在页面上出现两种“盛大富翁”的LOGO（标记），一种标记以橘黄色“盛大富翁”文字的艺术化字体和九栋大楼外形的彩色图形为主要部分，下面还有红色的“SNDA RICHMAN”的艺术化的英文字。另一种标记是橘黄色“盛大富翁”文字的艺术化字体和下方的红色“SNDA RICHMAN”的艺术化的英文字组成，其中“富”字的一点用绿色的、闪光的圆珠代替，“田”字底则以白色红底的骰子代替。在 “游戏介绍”栏的文字介绍是：“《盛大富翁》是由盛大网络自主研发的一款休闲网络游戏。”在 “新手问答”栏的内容是：“《盛大富翁》是一款开房间方式的对战类休闲网络游戏。玩家在游戏中掷骰子前进，目的是通过买地盖房等商业活动在经济上击败对手并成为大富翁。”在“财富新闻”栏的文字介绍是：“《盛大富翁》是由盛大网络自主研发推出的、以掷骰子、买土地、建房子以及使用卡片道具为基本模式的绿色休闲游戏。”在URL栏标明“盛大在线”、“盛大富翁，永久免费的网络大富翁游戏”。另外，网页上标明了网站版权所有人是被告上海盛大网络发展有限公司以及《电信业务经营许可证》、《互联网出版经营许可证》、《网络文化经营许可证》的编号，在网页左下角有明显的“SNDA”、“SHANDA盛大网络”标识。

（三）同行业经营者及消费者对“大富翁”的认知与使用情况

被告提供了37份证据，以证明“大富翁”是一款在世界范围内广受欢迎的棋牌类游戏， “大富翁”的名称在PC版游戏、网络游戏、手机游戏上均被使用。由于证据繁多、信息量大，以下分类摘要列明：

关于“大富翁”的诞生和流传，被告提供的证据显示：一款以掷骰子点数下棋、以假钱进行模拟房地产交易的游戏最早出现于上世纪三十年代的美国，当时正处美国1929年开始的经济“大萧条”时期，由失业的美国人Charles Darrow设计了一款叫“Monopoly”的游戏，让陷于逆境的人能够在纸上买地建屋起酒店,过一把大富翁的瘾（证据一之8香港《星岛日报》、证据一之35《大富翁的赚钱智慧》一书）。就这款游戏，美国人Darrow 1935年取得了“盘式游戏装置”的美国专利（证据一之33美国专利注册资料）。这款游戏问世后立即成为美国最畅销的游戏并流传全世界，至今全世界大约卖出了2亿套，曾经玩过该游戏的人数超过6亿（证据一之35《大富翁的赚钱智慧》）。“强手大富翁”游戏棋在我国目前国内市场还有销售（证据一之36游戏棋实物）。在流传中这种游戏的英文名称是“Monopoly”,中文名称是“大富翁”。如由被告证据一之1、2、12、18（即香港及大陆相关报道及配图内容）中所见，这两个词相对应，在报道“大富翁”游戏的同时，所配图中的产品包装上的英文名称就是“Monopoly”。

关于“大富翁”游戏的发展，被告提供的证据显示：“大富翁”游戏以多种语言、多种版本畅销世界各地，玩法其实差不多，只是游戏内的地名及货币不同。在计算机、互联网、手机出现后，产生了新形式的“大富翁”游戏，并发展为PC版、网络版、手机版的“大富翁”游戏。这些游戏仍然是靠掷骰子进行游戏并模拟现实经商(如被告证据一之12，15，21，22，25，27，30，31，32，即香港出版的4份报纸和大陆出版的5份杂志)。

关于“大富翁”在消费者中的影响，被告证据显示，“大富翁”问世后，受到消费者的欢迎，香港定期举行专门的国际“大富翁”比赛（如证据一之21、23），消费者从“大富翁”游戏中体会经商之道（如证据一之35《大富翁的赚钱智慧》一书）。

（四）原告诉请的损失情况

原告为本案诉讼支付律师费人民币23,929.87元、支付公证费人民币3,500元。原告支付差旅费人民币11,292.3元，扣除代理人之外的随行人员的差旅费，合理的差旅费支出应为人民币7,833.3元。

原告大宇公司诉称：自1989年起，原告自主开发研制并销售了8款“大富翁”系列电子游戏软件，在市场上建立了良好的口碑，具有产品识别性。2005年3月取得了“大富翁”文字商标，核定使用在第41类服务项目。2005年6月，原告发现被告通过计算机网络推出网络在线游戏“盛大富翁”，与原告的“大富翁”商标属同类服务项目，且“盛大富翁”与“大富翁”在文字组合、含义、读音等方面均构成近似，“盛大富翁”并没有改变“大富翁”的基本含义，客观上已经对众多游戏用户造成了混淆和误解。要求判令被告立即停止侵权、赔偿经济损失人民币50万元及其他损失人民币44,825.3元(其中包括律师费、公证费、差旅费)。

被告盛大公司辩称：“大富翁”是一类模拟商业风险的智力游戏棋的通用名称，被告有权正当使用。被告的游戏名称“盛大富翁”系由被告的企业字号“盛大”和通用词汇“富翁”两部分组成，属合理使用，且与原告的商标不相同也不相近似。被告的企业字号“盛大”已经注册了商标，在业内有知名度，不会造成与原告商标的混淆。原告的“大富翁”文字仅在其单机版游戏上作为商品名称使用过，而在第41类“（在计算机网络上）提供在线游戏”项目上从未使用过涉案商标。因此被告的游戏名称“盛大富翁”并没有侵犯原告的商标专用权，故不同意原告的诉讼请求。

 

【审判】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：根据我国商标法的规定，原告作为“大富翁”商标的注册人，就该注册商标享有专用权，并受法律保护，但无权禁止他人正当使用。从本案查明的事实看，“大富翁”文字是一类游戏的名称。这可以综合考虑以下因素综合判定：其一，所争议的文字的含义。“大富翁”虽无一类游戏名称的字面含义，但被告提供的证据足以证明英文“Monopoly”与中文“大富翁”的相互对应并共同指向一种“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”。其二，争议商标的注册人自身对该文字的认知和使用情况。原告对于其创作的PC版游戏，不管是授权许可协议还是实际销售的PC版游戏商品，“大富翁”都被当作游戏的名称使用，而在其注册的类别上从未使用过“大富翁”商标。其三，同行业经营者及消费者对该文字的认知和使用情况。被告提供的证据能够证实，此类游戏的经营者和消费者把“Monopoly”或“大富翁”当作一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”。从被告对“盛大富翁”的实际使用方式看，被告是合理使用。原告的“大富翁”商标与被告的“盛大富翁”标识、游戏名称，在外形与认读上不构成近似，被告实际使用时又是将“盛大富翁”图形、文字标识使用于其运营《盛大富翁》网络游戏的网站，对《盛大富翁》游戏的推出者有明确的介绍，网页上也标明了网站的所有者即被告的名称。被告所要传达的信息是：《盛大富翁》是一款“由盛大公司推出的大富翁类游戏”。由于原告注册的商标本身是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称，又未实际使用，故其显著性和知名度极其有限。进入被告网站的相关公众对“盛大”字号必然有所认知，不太可能将“盛大富翁”标识中的文字以及《盛大富翁》的游戏名称解读成“盛+大富翁”。故被告使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为不构成侵犯原告“大富翁”注册商标专用权，原告的诉讼请求，难以支持。依照《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十二条第一款第一项、《中华人民共和国商标法实施条例》第49条、最高人民法院《关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条之规定，于2007年9月13日判决：原告的诉讼请求，不予支持。本案受理费人民币10,378元，由原告负担。

判决后，原告不服，以一审法院不应以“大富翁”在境外或香港地区的情况认定其为通用名称、错误认定两者不近似及因上诉人未实际使用注册商标而不支持其的诉讼请求于法无据作为上诉理由。故请求撤销原审判决，依法改判支持其全部诉讼请求。

向上海市第一中级人民法院提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理后认为，原审法院认定的事实属实。又查明，二审期间，国家工商行政管理总局商标评审委员会对注册商标“大富翁”的争议案审查认为：被告提供的证据不足以证明“大富翁”是国家标准或行业标准规定的或者约定俗成的名称，亦不足以证明“大富翁”指定使用在“（在计算机网络上）提供在线游戏”等服务上，直接表示服务的主要特点，或有其他相关公众难以识别服务来源、缺乏显著特征的情形，故裁定争议商标予以维持

上海市第一中级人民法院认为：由于“大富翁”作为一种“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，被告并未在除“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”之外的其他在线游戏的网络服务中使用被控侵权标识，原告公证保全所呈现的被告行为尚属合理使用范畴。注册商标未实际使用并非原审法院的唯一判决依据，商标合理使用的判定与涉案标识之间是否近似的判断亦无直接的关联，故原告的前述上诉理由成立与否并不影响本案的处理。综上所述，原审法院认定事实基本清楚，审判程序合法，应予维持。原告的上诉请求及其理由不足以推翻一审的判决结果，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决驳回上诉，维持原判。

 

【评析】

本案的争议焦点主要有：一是“大富翁”是否是一类商品的名称；二是商标维持裁定与本案的关系；三是被告对“盛大富翁”的使用是否是合理使用。以下进行具体评析：

（一）一类商品名称的认定需要考虑的因素及“大富翁”是否是一类商品的名称

商品的名称是指在某一范围内被普遍使用的某一种类商品的名称，包括规范的商品名称、约定俗成的商品名称以及商品的简称等能够区别不同种类商品的称谓。其作用主要是用来区别不同种类的商品，通过对商品质量、功能、用途等特点进行简明扼要的概括，以使此一种类的商品与另一种类的商品相互区分，并方便社会公众对商品的呼叫与识别。商品的名称都由文字构成，如果按照文字的描述功能划分，大致可分为两类：一是直接描述商品的原料、功能、用途、使用方法等特点的，比如电脑、电风扇、自行车等，这是最常见的；二是文字本身没有明确含义的臆造词，或虽有字面含义但是约定俗成为一类特定商品的名称，如阿司匹林、沙发、手机等。商标与商品名称分别发挥着不同的作用，商标的作用在于区别商品或服务的不同来源，商品名称的作用则在于区别不同种类的商品。商标依附于商品存在，商标与商品名称通常以连用的形式发挥各自的作用，如某某牌电风扇，某某牌自行车。消费者通过认牌购货来满足其对商品的需求，而经营者则用商标来引导消费者的购买行为。

考察争议商标是否构成一类商品的名称一般应综合考虑以下因素：所争议的文字的含义；争议商标的注册人自身对该文字的认知和使用情况；同行业经营者及消费者对该文字的认知和使用情况。分析本案的具体情况：第一，从“大富翁”的字面含义看， “大富翁”意为“超过一般的拥有大量财产的人”，与一类游戏本无关联。但一种“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”被命名为“Monopoly”并与中文“大富翁”对应使用，共同指向这类游戏后，“大富翁”在表示一类游戏时，便有了另外的含义。本案中的证据足以证明英文“Monopoly”与中文“大富翁”的相互对应和所指的同一性。第二，从争议商标的注册人自身对该文字的认知和使用情况看，原告对于其创作的PC版游戏，不管是授权许可协议还是实际销售的PC版游戏商品，“大富翁”都被当作游戏的名称使用，也从未在其注册的第41类项目上使用过“大富翁”商标。第三，从同行业经营者及消费者对该文字的认知和使用情况看，被告提供的证据能够证实，此类游戏的经营者和消费者把“Monopoly”或“大富翁”当作一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”。这类游戏最初以棋牌类形式出现，进入上世纪80年代的电子计算机时代后，游戏的经营者们又将“大富翁”引入了PC版游戏、网络版游戏、手机版游戏的领域。正像传统游戏象棋、扑克之类进入计算机和互联网后，它仍然在消费者中产生了约定俗成的名称“电脑象棋”、“网络扑克”一样，“大富翁”在进入新的领域后，也仍未改变其 “按骰子点数走棋的模拟现实经商之道”的本质元素。使得“大富翁”作为一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称，在PC版游戏领域、手机版游戏领域、网络版游戏领域都得到了延伸。

因此，能够确认“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称。

（二）关于商标维持裁定与本案的关系

本案原告曾向商评委提起了“大富翁”商标的争议程序，商评委认为，被告提供的证据不足以证明“大富翁”是国家标准或行业标准规定的或者约定俗成的名称，亦不足以证明“大富翁”指定使用在“（在计算机网络上）提供在线游戏”等服务上，直接表示服务的主要特点，或有其他相关公众难以识别服务来源、缺乏显著特征的情形，故裁定争议商标予以维持。对此，粗略观察可能就会得出一审认定与该裁定结论有矛盾之处，其实不然。

第一，法院有权在商标诉讼中依诉讼程序及相关证据对案件事实作出认定。一组文字是否成了某类商品的名称是个事实问题，该事实需由一系列的证据经法定程序的审理予以认定。如前所述，本案的证据已经证明了“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称的事实。

第二，商评委认定的重点与法院认定的重点不同。商评委维持该商标认定的重点是“大富翁”在其注册类别上的显著性，也即在其注册的服务类别上，“大富翁”不具有“直接表示服务的主要特点，或有其他相关公众难以识别服务来源、缺乏显著特征的情形”，故维持了该商标的效力。而法院认定的是“大富翁”在一类游戏上也即商品名称上（而不是服务上）的指代性。

第三，商标的有效存在并不影响商标可以被合理使用。由于商标文字资源的有限性以及社会生活的复杂性，商标权利人对商标专用权及禁用权应限于对商标标识的商标性使用及可能造成相关公众对商品或服务来源混淆、误认的情形，他人合理使用则不在此限。

（三）关于被告对“盛大富翁”的使用是否是合理使用

根据我国商标法的规定，原告作为“大富翁”商标的注册人，就该注册商标享有专用权，并受法律保护。但我国《商标法实施条例》第49条同时也规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”因此，尽管原告注册的是41类服务商标，由于“大富翁”是一类游戏的名称并在相关公众中广为人知，原告不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”时的正当使用。

从被告的使用方式及主观愿望看，被告将“盛大富翁”图形、文字标识使用于其运营《盛大富翁》网络游戏的网站，对《盛大富翁》游戏的推出者有明确的介绍，网页上也标明了网站的所有者即被告的名称。被告主观上所要传达的信息是：《盛大富翁》是一款“由盛大公司推出的大富翁类游戏”；使用“盛大富翁”标识的网站是“由盛大公司运营的网站。”

从客观效果看，《盛大富翁》网络游戏及标识使用于被告经营的网站，只有进入被告网站才能看见标识和游戏。而进入被告网站的相关公众对“盛大”字号必然已经有所认知，对“盛大富翁”认读并理解为“盛大＋富翁”的可能性会很大，而认读并理解成“盛＋大富翁”的可能性几乎没有。

因此，被告对“盛大富翁”标识、文字的使用方式，指明了服务的内容，直接反映了服务的来源，也反映了该标识与被告的关系。故被告使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为是对一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称的使用，旨在说明游戏的类型、性质、内容、规则。这样的使用不会造成相关公众对服务来源的误认，是一种合理使用，故不构成侵犯原告“大富翁”注册商标专用权。