凌宗亮

摘  要: 因商标权人重复授予相互冲突的许可使用权而引发的纠纷中，应当如何确定许可使用权的归属，一直是困扰司法实践的难题。这涉及商标使用许可备案法律性质及其效力的理解和适用问题。根据新《商标法》的相关规定，商标使用许可备案的要求不仅仅是为了便于商标局进行管理的需要，更是对商标权权利变动的一种公示方式。关于备案的法律效力，新《商标法》采取的是备案对抗主义，即无备案，不得对抗；有备案，可以对抗。具体而言，如果不同的使用许可均未进行备案，鉴于知识产权具有非排他性的特点，可以采用共存的思路，被许可人均有权使用相关商标，在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用或停止侵权；如果在后的使用许可进行了备案，善意第三人获得的使用许可权具有了对抗其他人的效力，其可以要求在先的被许可人停止使用相关商标。

关键词：重复许可  使用许可备案  对抗主义  善意第三人

一、缘起于商标重复许可纠纷司法裁判的困惑

商标使用许可是商标权人实现商标财产权的重要方式，包括独占使用许可、排他使用许可及普通使用许可。实践中，商标权人为了自身利益的最大化，时常会将自己的商标权进行重复授权，甚至多重授权。例如将独占使用许可权或排他使用许可权先后授予不同的主体，或者在已经存在普通使用许可授权的情况下，又授予他人独占或者排他使用许可权。这就会导致不同使用许可之间的冲突。为最大限度的避免上述重复授权现象的发生，解决重复授权情况下的使用权归属，2013年8月30日通过的《商标法》（以下称为新《商标法》）第四十三条第三款规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”但应当如何理解“商标使用许可备案的对抗效力”，实践中仍存在着较大的争议。例如，商标权人甲先与乙签订独占使用许可合同，后甲将商标转让给不知情的丙，丙继而又与不知情的丁签订独占使用许可合同。此时，应当如何确定独占使用许可权的归属，乙能否要求丁停止侵权，仍不无疑问。

首先，在两个使用许可人均未进行备案的情况下，如果在先的独占使用许可权人对在后的善意第三人提起侵权之诉，其停止侵权并赔偿损失的诉请能否得到支持。有观点认为，如果就同一商标的使用权主张权利而引起冲突，在先获取的使用权应优于在后获取的使用权。因为在先权利的产生无任何瑕疵（双方在缔结许可合同时均无过错）。而在后权利的产生，则基于商标权人的过错（即其违反对在先独占被许可方的承诺，并对在后独占被许可方隐瞒了在先合同事实），本身即存在瑕疵。一个无瑕疵的民事权利与一个有瑕疵的民事权利发生冲突，自然前者应优于后者；[1]至于在后被许可人的责任承担，有的认为在后被许可人仅承担停止侵权的民事责任，有的认为可以判令其承担赔偿损失的民事责任。另有观点认为，在此情况下，第一和第二被许可人商标使用许可合同均受法律保护，并且由于债权平等，并无位序关系。不因先后而异其效力。前后被许可人均不得主张对方无权使用该商标，前后被许可人可随时向商标权人请求履行债务。[2]

其次，在后的使用许可进行备案的情况下，其可否对抗在先的使用人，进而要求在先使用许可人停止侵权、赔偿损失。使用许可备案的对抗效力是否仅限于后续的使用许可，还是应该具有溯及力？有人认为，法律明文规定商标使用许可是非要式合同，并不以备案为生效要件。因此只要合同有效，在先被许可人就已经取得了商标的使用权，他人包括商标注册人都无权阻止其使用。如果因为要保护善意第三人的利益而忽视了在先被许可人的利益，则属于曲解了“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”的本意。[3]有人则认为，公示对抗力的意义在于“未经公示，不能对抗；已经公示，可以对抗”。[4]因此，备案的使用许可优于未备案的使用许可。法院应支持在后备案被许可人的主张，在先被许可人未经同意不得使用系争商标。

再次，善意第三人的范围如何把握？一方面，商标权的继受人或受让人是否属于善意第三人？例如上述案例中的善意受让人丙能否对抗在先被许可人乙？有观点认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《审理商标案件的解释》）第二十条的规定，除非另有约定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。因此，在许可合同约定期内，转让注册商标的，即使受让人是善意的，也不得要求在先被许可人停止使用该商标。有人则认为，《审理商标案件的解释》的规定不能作如上理解。因为从保障交易安全的角度来看，丙受让该商标时没有使用许可的备案记录，就应当视为该商标没有商标许可。相反，如果丙完成交易后不时有人出来主张其未备案的许可合同的权利，并且受到法律保障的话，这将成为交易的巨大威胁。[5]另一方面，判定第三人是否善意的时间节点如何把握？是在签订商标使用许可合同时具有善意，还是应当持续到对商标使用许可进行备案或者备案完成时？例如，在后使用许可人在签订使用许可合同后，知道商标权人已经将使用许可权在先授予他人时，立即到商标局进行了商标使用许可备案，此时其是否属于善意第三人？此时进行的商标使用许可备案能否对抗在先的使用许可人？有人认为，善意除了是一种主观状态外，还含有第三人民事行为合法性要求的意味。如果在后被许可人也未进行备案或存在其他不符合法律强制性要求的情况，则当然应推定在后许可人不符合“善意”的要求。[6]

二、商标使用许可备案的法律性质及其效力

（一）备案是商标权权利变动的公示方式

商标使用许可合同签订后，许可人应当将商标使用许可向商标局备案。备案在很多法律法规中都有规定，例如房屋出租的，出租人应当向有关部门进行备案。一般认为，备案更多的是一种行政管理的方式和手段。但根据新《商标法》的规定，商标使用许可备案的目的不仅在于方便商标局对全国商标使用许可情况的管理，更在于对商标权的权利变动状态向社会进行公示，备案与否将会对被许可人的权益产生重大影响。

商标专用权是一种私权，也是一种绝对权。作为私权，其可以被转让和使用许可；作为绝对权，商标专用权和物权一样，无论是权利的取得、变动、行使与实现都涉及他人和社会利益，攸关交易的安全与秩序。为了交易的安全与秩序，强大的物权不能仅仅存在当事人的观念里，而必须一种物质形态昭然于外，这就是对物权的公示要求。商标专用权同样存在公示的要求。从静态的安全而言，要对不特定的第三人施加不得侵害他人商标权的不作为义务，首先应当让这些第三人知道商标权的存在，以明晰商标权的界限和范围，从而规范自己的行为，不至于随时处于可能触碰他人权利红线的不安之中；从动态的交易安全而言，商标法应当让不特定的交易人知悉商标权权利变动的情况，从而使交易人形成对商标权权利状态是否完满的合理信赖，进而保护交易人正当的交易预期，不至于随时处于可能被他人追索权利的焦躁之中。为此，商标法确立了商标权权利归属的公示和权利变动的公示制度。前者即商标权实行注册取得，商标权的取得必须进行登记公告。商标权权利变动主要包括商标权转让和使用许可。转让注册商标的，需向商标局核准，并进行公告。许可他人使用注册商标的，则应当将使用许可的情况向商标局备案。无论是公告，还是备案，都是商标权权利变动的公示方式。

虽然现行《商标法》第四十条及《审理商标案件的解释》第十九条亦曾对商标使用许可的备案进行了规定，但对备案对象的规定存在一定的偏差，即是对“商标使用许可合同”进行备案。这不仅让“许多许可当事人对于将完整的许可合同提交商标局的做法有些担心，有些条款比如许可费的计算方法、利润计算的方法等等，当事人并不希望他人知晓，而许可合同在商标局备案后就意味着这些内容可能被他人获得”，[7]而且对备案的法律性质存在一定的偏差。之所以要求备案，并不在于合同内容或条款，关键在于将商标使用许可的事实向社会进行告知，以让不特定的第三人知道商标权上存在使用许可的负担。因此，新《商标法》进行了明确，即许可人应当将“商标使用许可”进行备案，而非“商标使用许可合同”，并通过规定备案的法律效力确立了备案是商标使用许可的公示方式。

（二）商标使用许可实行备案对抗主义

在物权法中，物权公示与物权变动之间存在着广泛而深刻的联系：一方面物权公示主要出自于物权变动的要求；另一方面，物权公示又反过去影响物权变动。而正是物权公示与物权变动的关系特别是在物权公示怎样影响物权变动这一问题上，立法上存在截然不同的选择，即存在公示对抗主义与公示要件主义的二元对立。前者又称意思主义、合意原则，是指法定的公示方法仅仅是物权变动的对抗要件，而非物权变动的发生要件。当事人一旦形成物权变动的意思表示，即发生物权变动的效果，只不过在具备公示手段前，物权变动的事实不能对抗第三人。后者又称形式主义，是指未经公示，当事人之间根本不发生物权变动，当然更谈不上对抗第三人的效力。[8]

新《商标法》有关商标使用许可备案的规定实行的明显是备案对抗主义，即无备案，不得对抗；有备案，可以对抗。首先，从许可使用权的获得看，商标使用许可一经签订，被许可人通过合同当事人的意思表示即获得了商标使用许可权，不需要履行备案等公示手续。例如，对于擅自使用商标的侵权人，即使商标使用许可未进行备案，独占被许可人仍然可以以自己的名义对侵权人提起诉讼。其次，从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满状态。即如果商标权人进行了重复授权，即出现了善意第三人，未备案的在先被许可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相关商标。再次，如果在后的善意第三人对商标使用许可进行了备案，其获得的使用许可权便产生了对抗效力，可以对抗包括在先未备案的被许可人在内的第三人。如果在后的善意第三人要求在先被许可人停止使用相关商标，在先被许可人可以向商标权人主张相应的违约损害赔偿责任，以获得不能继续使用商标的救济。备案对抗主义保护交易安全的同时，亦很好的实现了不同被许可人间的利益平衡。虽然在先被许可人签订合同在先，但其没有按照法律的要求积极进行备案，导致在后的善意第三人对商标权仍处于完满状态产生了积极的信赖，相信商标权上不存在任何的权利变动，进而与商标权人签订使用许可合同。此时，法律保护在后善意第三人对交易的合理预期，让具有一定过失的在先被许可人承担未备案的不利后果，符合公平正义的理念，实现了静态权利归属与动态交易安全的有效平衡。[9]

（三）善意第三人的使用权并非基于善意取得

有人可能会认为，新《商标法》第四十三条实际上承认了善意取得制度。即在后经备案的善意第三人获得的具有对抗力的使用许可权，其理论基础是善意取得制度。笔者认为，上述规定并不符合善意取得的构成要件，新《商标法》并没有确立商标使用许可的善意取得制度。根据《物权法》第一百零六条第一款的规定：“无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意的；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。”就商标使用许可中的善意第三人而言，其签订使用许可合同时是善意的，也支付了使用许可费，并且履行了备案手续，因此，关键在于商标权人（许可人）是否满足善意取得的前提条件，即商标权人是否属于无权处分。有观点认为，商标权人在授予在先被许可方独占使用权后，即失去对被许可商标所享有的相应实体权利。他留在手里的主要权利，是对该商标的处置权，如将商标转让给他人的权利。如果商标权人将已经不归他所有而应由独占被许可方享有的部分权利，许可给在后的第三人，是对在先独占被许可人的侵害，属于无权处分行为。[10]

笔者认为，该观点没有正确理解“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”的含义，商标权人重复授权的行为对于在后善意第三人而言，不属于无权处分。首先，对于善意第三人而言，由于在先的商标使用许可未经备案，可以视为商标权上不存在任何的权利变动，商标权的效力和范围是完满的，商标权人当然有权进行授权许可，其与善意第三人签订的使用许可合同属于有效合同。这也是备案对抗效力的应有之义。即未经备案，在先被许可人不得对抗商标权人与善意第三人签订的使用许可合同的效力。其次，“商标权人在授予在先被许可方独占使用权后，即失去对被许可商标所享有的相应实体权利”，仅仅针对非善意的第三人而言。例如，如果在后第三人已经知道商标权人已经将独占使用许可权授予他人，仍然与商标权人签订合同，该合同应属于商标权人无权处分的效力待定合同，其效力取决于在先被许可人是否追认。最后，将商标权人与善意第三人签订的合同认定为无权处分行为，将会导致不合逻辑的结论。即一方面，在先被许可人不得对抗善意第三人，善意第三人可以合法使用相关商标；另一方面，如果在先被许可人拒绝追认在后的使用许可合同，相关的合同将成为无效合同，善意第三人获得的使用权又将失去合法的合同基础。善意第三人为此取得了既合法又非法的的使用许可权，明显有违逻辑。因此，商标权人与善意第三人签订的商标使用许可合同是有效合同，善意第三人获得的使用许可权，是基于商标权人的有权处分，并非善意取得。

（四）善意第三人的范围

之所以要求商标使用许可应当进行备案公示，并不是解决使用许可权是否存在的纠纷，而是在于因商标权重复授权许可而产生的纠纷，即在两个或两个以上的被许可人均要求获得独占或排他的使用许可权，而上述权利因为权利的内容或属性无法共存时，法院依据何种理由或标准解决相互冲突的权利归属。因此，讨论善意第三人的前提应当是存在与未备案的使用许可权相冲突的权利，这种冲突导致不同的权利或者“吃掉”其他权利，或者被其他权利“吃掉”。因此，就商标受让人、承继人等权利主体而言，其在与商标权人签订转让合同或者接受继承时，主观上虽然也可能是善意的，不知道在先使用许可合同的存在，但他们不能主张其获得的商标专用权可以对抗在先的使用许可权，从而要求未备案的被许可人停止使用商标。因为商标使用许可权虽然构成对商标专用权的限制，导致商标权处于一种不完满状态，但是二者在权利内容上并不存在根本冲突。在后的受让人仍然可以享有商标专用权相关的权益，例如可以向被许可人收取使用许可费，进而实现商标权的收益权能，也可以通过转让、赠与等行使商标权的处分权能，其和被许可人完全可以实现“和平共处”。在物权法领域，受让人、承继人等也不属于善意第三人的范围。“作为原权利人之人格的延续人，依次身份必须对原权利人的行为予以尊重，其不能因权利无对抗效力而受益。”[11]而且，“买卖不破租赁”也是物权法中对所有权进行限制的一项重要原则。因此，未经备案不得对抗善意第三人中的“善意第三人”不包括商标权的受让人、承继人等与被许可人在权利行使上不存在根本冲突的主体。

三、商标重复使用许可纠纷的司法裁判思路

商标重复使用许可纠纷的实质在于存在相互冲突的被许可人之间，谁最终可以获得商标的使用许可权，除普通许可人之间不可能发生冲突外，其他的许可形式都可能存在权利内容的冲突。以独占许可间冲突纠纷的裁判为例，笔者拟对审理此类案件应当把握的基本原则和审理思路作一分析。

（一）审理商标重复使用许可纠纷的基本原则

1、保护商标许可交易的交易安全。法的安全价值可以分为静态安全和动态安全。“前者乃对于吾人本来享有之利益，法律上加以保护，不使他人任意夺取，亦称享有的安全或所有的安全；后者乃吾人依自己之活动，取得新利益时，法律上对于该项取得行为加以保护，亦称交易的安全。”[12]交易安全旨在保护相信具有交易性质的法律行为成立并生效的交易主体的信赖利益。当交易安全与法的静态安全冲突时，在近现代民商法上交易安全具有更加优越的地位。因此，在审理商标重复使用许可纠纷时，在善意第三人利益与在先被许可人利益发生冲突而不能共存时，应优先保护善意第三人的利益。

2、兼顾利益平衡原则。兼顾利益平衡是指在保护善意第三人利益的同时，要兼顾在先被许可人的利益。在选取裁判标准和确定裁判尺度时，要将在先被许可人的利益损失降低到最小，力争实现动态的交易安全与静态安全的有效平衡。

3、贯彻诚实信用原则。商标重复使用许可纠纷产生的根源在于商标权人违反合同约定的不诚信行为。因此，此类案件的裁判应当选取对商标权人最不利的裁判方式，从而最大限度地发挥司法对诚实信用的引导作用，让商标权人真正感受到因其不诚信而导致的不利后果或者惩戒。在此种意义上，国外的“效率违约”理论在我国尚缺乏制度土壤，在类似纠纷的审理中不应引入和适用。

（二）审理商标重复使用许可纠纷的基本思路

1、被许可人均未进行备案时的处理

如果两个被许可人均未对商标使用许可进行备案，按照新《商标法》的规定，一方面，由于在后的被许可人系善意，在先被许可人获得的使用许可权对其并不具有对抗效力，即不能对抗在后被许可人继续使用相关商标。此时，不应因为在后被许可人未进行备案，而认定其不具有善意。另一方面，在先被许可人当然也属于善意第三人的范畴，在后被许可人同样也不能要求在先被许可人停止使用相关商标。因此，两被许可人互为善意第三人，都不能对抗对方。那么，谁应最终获得独占使用许可权呢？笔者认为，与物权不同，知识产权具有非物质性和权利行使非排他性的特点。这决定了此类纠纷的处理可以与“一房二卖”有所不同，并非一定要确定独占使用许可权由其中一人行使，而是可以考虑让不同的被许可人共享商标的使用权，即二者共存。首先，这种裁判方式保护了善意第三人的信赖利益，维护了商标许可交易的交易安全。在先被许可人不能要求在后被许可人停止侵权并赔偿损失；其次，这种裁判方式兼顾了在先被许可人的利益，虽然在先被许可人事实上变为非独占的，但其毕竟可以继续使用商标。再次，这种裁判方式最大限度的惩罚了商标权人的不诚信行为。与选择让一个被许可人获得独占使用许可权不同，共存的裁判方式将让商标权人同时对两个被许可人承担违约损害赔偿责任，商标权人因此受到的损失是最重的。因此，当被许可人均未进行备案时，被许可人均有权使用相关商标，在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用或停止侵权，否则将有违“未经备案不得对抗善意第三人”的本义和制度价值。

2、善意第三人已经进行备案时的处理

如果在后的善意第三人签订使用许可合同后，商标权人进行了商标使用许可的备案，根据“已经备案可以对抗”的原则，善意第三人获得的使用许可权具有了对抗其他人的效力，是效力完满的权利，其可以要求在先的被许可人停止使用相关商标。此时，在先被许可人并不构成侵权，无需承担停止侵权甚至赔偿损失的民事责任，仅需负担停止继续使用相关商标的义务。需要注意的是，在认定第三人是否善意时间点的把握上，在先被许可人不得对抗的善意第三人与在后善意第三人经过备案进而对抗在先被许可人的时间点有所不同。就前者而言，只要在后的被许可人与商标权人在签订商标使用许可合同时是善意的，就可以满足善意第三人的要件；就后者而言，在后被许可人要获得对抗在先被许可人的效力必须满足，在向商标局进行备案时是善意的。否则，如果在后被许可人在签订合同后，如果已经知道存在在先许可的事实，而抢先进行了备案，或者在发生争议后，在后被许可人抢先进行备案，此时其获得的备案不能对抗在先被许可人，不能要求在先被许可人停止使用。

[1] 迟少傑：《商标许可合同是否备案不应影响被许可方应享有的权利》，载《中国专利与商标》，2005年第4期，第31页。

[2] 张诚：《注册商标使用许可合同备案的对抗力》，载《中华商标》，2006年第12期，第40页。

[3] 黄炜、孙晓芳：《商标使用许可中的备案制度》，载《中华商标》，2005年第5期，第 页。

[4] 孙鹏：《物权公示论——以物权变动为中心》，法律出版社2004年版，第236页。

[5] 张诚：《注册商标使用许可合同备案的对抗力》，载《中华商标》，2006年第12期，第40页。

[6] 李长宝：《商标使用许可合同备案效力》，载《中华商标》，2005年第11期，第1、42页。

[7] 杨冰：《商标使用许可备案的缺陷和完善》，载《中国专利与商标》，2010年第7期，第86页。

[8] 孙鹏：《物权公示二元主义立法论》，载《河北法学》，2004年第2期，第52页。

[9] 有人可能会提出在被许可人已经要求商标权人进行备案的情况下，商标权人未进行备案，显然过错在于商标权人。笔者认为，这实际上涉及备案制度的设计问题。原则上应该许可人进行备案，但如果许可人经催告怠于备案时，应允许被许可人依据合同、有效的通知等进行备案。

[10] 参见迟少傑：《商标许可合同是否备案不应影响被许可方应享有的权利》，载《中国专利与商标》，2005年第4期，第31页。

[11] 尹田：《法国不动产公示制度》，梁慧星主编：《民商法论丛（16）》，法律出版社2000年版，第567页。

[12] 郑玉波：《法的安全论》，载刁荣华：《现代民法基本问题》，三民书局1982年版，第1页。转引自丁南、贺丹青：《民商法交易安全论》，载《深圳大学学报（人文社会科学版）》，2013年第6期，第65页。