【案情】

原告上海昂丰矿机科技有限公司（以下称为昂丰公司）

被告钱鸣

被告于2000年至2011年6月在原告处工作，从事技术研发、产品维护等工作，并按月在原告处领取工资。2005年3月29日，原、被告签订《专利使用协议》，该协议第一条约定，被告在原告任职期间，利用本身多年工作经验与理论知识，结合原告产品需要而研发的专利，由原告申请经审查批准后，适用本协议。其他专利为被告的非职务专利。第二条约定，双方同意液压抓斗、无轨设备等上述产品研制中形成的专利，为原、被告双方的共同专利，双方都有独立使用的权利。

原告于2008年开始生物质发电领域物料运输技术的研发工作，被告作为研发人员参与了相关的研发工作。2008年11月21日，原告向国家知识产权局申请名称为一种固体泵送装置的实用新型专利（以下简称“固体泵送专利”），并于2009年9月9日获得授权，专利号为ZL200820155786.4,专利权人为原告，发明人为被告和朱宏敏、朱宏兴。根据该专利《说明书》的记载，固体泵送专利涉及松散固体物料的压缩、运输、搬送类，具体涉及生物质固体泵送装置。嗣后，由于固体泵送专利的样机在进行测试过程中存在很多技术问题，导致固体泵送专利无法进行工业化实施。原告遂要求被告对固体泵送专利作进一步的改进和完善，以实现工业化转换。但被告提出若需对固体泵送装置进行改进，则要重新对《专利使用协议》中的权利义务进行约定。

2011年2月11日，被告向国家知识产权局申请名称为“秸秆压缩泵送装置”的发明专利（专利号为ZL201110036249.4）（以下简称涉案专利），并于2013年3月6日获得授权，发明人及专利权人均为被告。涉案专利《说明书》记载，涉案专利涉及松散固体物料的压缩、运输、搬送类，具体是涉及一种秸秆压缩泵送装置，主要应用在生物质能发电行业。《说明书》背景技术中列举了固体泵送专利的技术方案，并载明“该设备由于秸秆本身的缠绕性强，不能连续运行，加上定性装置与管道输送相互牵连，不易控制等弊病，自动化程度不高，并没有完成样机的工业试验考核，专利技术不能在该领域中实际实施”。《说明书》发明内容部分载明“本发明的目的是根据上述现有技术的不足之处，提供一种秸秆压缩泵送装置，通过设置预压活塞机构及用于向所述预压活塞机构内挤压所述秸秆之进料装置，并于预压活塞机构之出口端通过进料管连接有定型装置，减少了上料系统的环节，生产环境污染最小，可靠性高和能耗低等显著优点”。

庭审中，原、被告均确认涉案专利与固体泵送专利涉及相同的技术领域，要解决的技术问题相同。被告另确认涉案专利主要是一种理论上的技术方案，并称其在向国家知识产权局提交专利申请前，没有将涉案专利完成并申请专利的情况向原告告知。

原告昂丰公司诉称，被告于2000年至2011年6月一直在原告处工作，从事技术研发相关工作。从2008年开始，原告着手开发生物质（秸秆压缩输送给料）泵送装置相关产品，并委派被告辅助参与研发工作。经过大量的人力物力投入，原告研发出一种固体泵送装置的实用新型专利，并与2008年11月向国家知识产权局申请并获得实用新型专利，被告是发明人之一。但根据该专利制作的样机经实验存在很多技术问题而无法进行工业化实施。于是，原告公司集中力量用于改进生物质泵送装置的工作原理，以实现该泵送装置的工业化转换。然而，被告却以个人名义于2011年2月向国家知识产权局申请涉案专利，并获得发明专利授权。被告的行为严重侵害了原告的合法权益，故请求法院判令涉案专利权归原告所有。   

被告钱鸣辩称，1.原告与被告之间并没有签订劳动合同，双方是以《专利使用协议》的方式对被告研发的专利权属进行约定，根据约定，涉案专利为非职务发明专利；2.涉案专利是被告自行研发，既没有利用原告的物质技术条件，也不是被告的本职工作，也未接受原告委派的任务。因此，涉案专利应属于非职务发明，请求法院驳回原告的诉讼请求。

【审判】

上海市第二中级人民法院经审理认为，本案中，被告自2000年起至2011年6月一直在原告处工作，领取原告的工资，虽然原告与被告没有签订劳动合同，但原告仍属于《专利法》意义上被告的“本单位”。自2008年起，原告即确立了生物质发电领域物料运输技术的研发任务。被告参与了相关研发工作，并作为发明人研发出固体泵送专利。但由于固体泵送专利无法实现工业转化应用，生物质发电领域物料运输技术的研发任务并没有完成，而是需要继续进行改进和完善。而且原告亦向被告明确提出了需进一步改进的任务要求。涉案专利与固体泵送专利涉及的技术领域和解决的技术问题均相同，根据涉案专利《说明书》的记载，涉案专利是根据包括固体泵送专利在内的现有技术存在的不足而提出的技术改进。故涉案专利客观上仍属于原告确立的生物质发电领域物料运输技术的研发任务，是被告为执行本单位的任务所完成的职务发明创造。在职务发明中，可以对专利申请权和专利权的归属进行约定的情形并不包括执行本单位的任务所完成的发明创造。本案中，涉案专利是被告为执行原告的工作任务所完成的发明创造。原告与被告签订的《专利使用协议》对涉案专利并不适用。因此，法院判决驳回原告的诉请。

一审判决后，被告不服上诉于上海市高级人民法院。

【评析】

我国《专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”该条第三款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人定有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”但上述第一款与第三款规定之间是何种关系，职务发明专利权的归属能否基于当事人的意思进行约定，司法实践中仍存在着不同的理解和观点。本案争议的焦点之一就在于为完成本单位任务所完成发明创造的性质及权属能否根据合同进行约定。基于职务发明制度设计的立法宗旨以及单位与发明人的利益平衡，法院认为执行单位任务所完成职务发明的权利归属不适用约定，希望本案的裁判能够对《专利法》第六条的理解与适用有所裨益。

一、涉案专利是执行本单位任务所完成的职务发明

根据我国《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，执行本单位任务所完成的职务发明是指在本职工作中所作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造以及退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。因此，执行本单位任务所完成的职务发明的认定需要满足两个条件：一是主张职务发明的主体必须是《专利法》意义上的“本单位”；二是相关发明是在为了执行本单位的任务而完成的。本案中，涉案专利符合上述条件，是执行原告任务所完成的职务发明。

首先，原告昂丰公司属于《专利法》意义上的被告钱鸣的“本单位”。“单位”并非严格意义上的法律概念，而是计划经济体制下常用的措辞。在《专利法》第二次和第三次修改过程中，很多专家建议将“单位”改为“法人、非法人组织”，但考虑到“单位”简单明了，便于行为，立法机构始终未作调整。[1]事实上，采取何种概念或表述更多的是立法技术的问题，而并不会影响实践中的理解和认定。根据《专利法实施细则》第十二条第二款的规定，专利法第六条所称本单位包括临时工作单位。因此，专利法中的本单位并不要求发明人与单位之间必须存在劳动关系，只要发明人事实上受到单位的支配和管理，在所在单位工作，存在事实或临时工作关系，即使是临时借调、兼职，相关用人主体也符合《专利法》意义上的本单位。本案中，被告自2000年起至2011年6月一直在原告处工作，领取原告的工资，接受原告的工作安排和工作任务，即使没有签订劳动合同，但存在事实上的工作关系，原告属于《专利法》意义上被告的“本单位”。

其次，涉案专利是执行被告的任务所完成的发明创造。虽然《专利法实施细则》对执行本单位的任务所作出的发明创造进行了进一步明确，但如何认定“本单位的任务”仍成为困扰司法实践的难题。有观点认为，应当将“本单位的任务”，界定为劳动合同约定或者用人单位明确规定雇员的工作职责是进行发明创造，严格区别执行本单位的任务所完成的发明创造和在执行本单位的任务过程中所完成的发明创造，后者也包括了在本职工作为非创造性劳动的情况下，在完成本职工作过程中，雇员自主完成的发明创造。[2]我们认为，执行本单位任务，并非要求发明人的工作职责或者单位交付的任务必须是技术研发。只要发明创作与本职工作或者单位交付的任务有关，就应认定为职务发明。例如，汽车修理工在修理汽车过程中，发明了一种新的汽车修理工具，虽然其本职工作并非发明创造，但该发明是在长期修理汽车过程中形成的，与修理工的本职工作相关，故仍应认定为职务发明。本案中，被告钱鸣的本职工作就是从事技术研发，也多次为原告研发并申请获得专利。在涉案专利之前，被告作为发明人之一，亦参与了与涉案专利相关的固体泵送专利的研发，涉案专利正是基于固体泵送专利的不足而进行的改进和完善。因此，应认定涉案专利为被告在本职工作中作出的发明创造。这不以被告是否接受原告的工作任务而改变。相反，被告私下进行研发并申请专利的行为恰恰违反了作为被告职工的忠诚和勤勉义务。

二、职务发明专利权属能否适用约定的争论

在确定涉案专利为职务发明之后，涉案专利的权属尚无法马上确定归原告单位所有。因为当事人之间就专利的权属签订过《专利使用协议》，如果职务发明的权属能够适用合同的约定，涉案专利的权属即应根据约定优先的原则进行确定。而职务发明专利权属能否适用约定、《专利法》第六条的相关规定应该如何理解，实践中存在着不同的观点和争议。

一种观点认为，发明创造如果已经定性为职务发明，就不能容许随意改变，职务发明的权利归属不能适用合同约定。否则，如果允许将“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的归属交由单位和科技人员协商确定，那么只要《专利法》第六条第三款就够了，何必要在该条第一款中规定这种发明创造为职务发明创造？因此，第三款的规定主要适用于“不是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。”[3]

一种观点则认为，《专利法》第六条第三款规定的是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，应当包括主要利用和不是主要利用两种情况。因此，应当准许对“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的归属进行约定。即可以将主要利用单位物质技术条件的职务发明的专利权约定为归发明人所有，也可以将非职务发明的专利权约定为单位所有。[4]

还有观点认为，知识产权属于私权的范畴已经为国内外专家学者普遍认同。既然知识产权属于私权，则应当遵循法对私权利保护的一般原则，体现对知识产权的公平、公正等私法保护原则，在确立专利权归属时应当建立当事人意思自治优先的原则，允许发明人与单位对职务发明的权属进行约定，包括执行本单位的任务所完成的职务发明。[5]

我们认为，专利权虽然是私权，但并非一种纯粹的私权，而是承载诸多公共利益与公共政策的私权。“知识产权属于私权，但并不是自发产生的，而是被依法授予的。这就导致其立法内容自始离不开机构的监督管理及实施，受到了相当程度的社会利益限制。这一点不同于古典物权法理论中财产所有权的排他性、绝对性和永续性。尤其在竞争全球化的情势下，知识产权在依法合理保护创造者私权的情势下，应当寻求私权与社会公益的某种平衡。”[6]因此，职务发明专利权属能否适用约定的探讨应当考虑职务发明制度乃至整个专利法的立法宗旨和理念，力求实现发明人利益、单位利益以及经济社会整体福利的平衡和共赢。

三、职务发明权属制度设计的正义理念与利益平衡

关于职务发明专利的归属，不同国家基于不同的理念或者宗旨，存在着不同的制度设计。一种以法国、德国为代表，规定雇员完成的职务发明直接归雇主。一种以日本、德国为代表，规定职务发明专利权首先归雇员，雇主可以通过劳动合同或者公司管理制度取得该权利；[7]两种模式事实上代表了两种不同的伦理观。功利主义伦理观认为，授予单位对智力成果的排他性专利，能够激励单位更多的进行投入，从而产生更多的发明，进而增进社会的整体福利。道义论则认为，人的智力劳动投入是一切发明创造产生的根本前提，任何单位的科技成果产出都要依靠发明人艰苦的创造性智力活动才能取得。故职务发明应归发明人所有。对此，我国《专利法》第六条的规定应当如何理解，是否允许对职务发明专利权的权属进行约定，我们认为，职务发明专利权属制度不仅涉及发明人与所在单位之间的利益平衡，还涉及职务发明专利授权与社会公众整体利益的平衡，实质上是在发明人、单位及社会公众之间进行的资源分配，旨在让发明人、单位及社会公众各得其所应得，进而最大限度地实现资源分配的正义。就发明人及单位而言，职务发明制度应当让他们各自的投入都有所回报；就社会公众而言，职务发明制度应当让他们不断获得更多更好的专利技术，不断增加专利法通过“以公开换垄断”所带来的科学技术进步和经济社会发展福祉。这就要求上述资源分配的正义应当是一种有效率的公正，是功利主义与道义论的折中与平衡。既要确保职务发明权属制度是正当的，符合基本善的要求，又要为后续的发明创造提供足够的激励。当然，在不同的职务发明情形下，效率与公正并非完全等量齐观，而应是有所侧重。

为此，就职务发明能否适用约定而言，我们支持上文提出的第二种观点，即利用本单位物质技术条件完成的发明创造，可以进行权属约定，可以将本属职务发明的专利权约定归发明人所有，也可以将本属非职务发明的专利权约定归单位所有。但是执行本单位任务完成的发明创造，发明权应当归单位所有，不适用约定。

前者之所以可以适用约定，制度设计的理念在于效率与公正平衡下的公正优先。

后者之所以不适用约定，制度设计的理念在于效率与公正平衡下的效率优先。

[1] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第76页。

[2] 郑其斌：《我国职务发明认定和利益分配制度的完善》，载《社会科学》2009年第5期，第100页。

[3] 汤宗舜：《专利法解说（修订版）》，知识产权出版社2002年版，第49-50页。

[4] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第80页。

[5] 谭艳红、黄志臻：《试论我国职务与非职务发明专利权的权属界定及其完善》，载《南京工业大学学报（社会科学版）》，2011年第2期，第33-34页。

[6] 张冬、李博：《知识产权私权社会化的立法价值取向》，载《知识产权》，2012年第3期，第58页。

[7] 蒋逊明、朱雪忠：《职务发明专利归属制度研究》，载《研究与发展管理》，2006年第5期，第113页。