“分别注册，组合使用”商标的侵权判定——评析台达电子工业股份有限公司诉台达电子自动化（上海）有限公司商标专用权侵权纠纷案
2016年8月25日 微信公众号：知产力
（作者：陆凤玉 刘乐）
【要旨】
在商标侵权判定时，应当审查被控侵权标识与注册商标的近似程度，以及是否容易造成市场混淆，从而构成商标近似。在比对商标是否近似时，应以注册商标为基础，即在注册商标与被控侵权标识间进行比对，非注册之商标标识不在此列。两个注册商标组合，未经注册，不能得到新的商标权利。对于相同或类似商品上的商标权利个案保护，不以认定驰名商标为必要。
【案情】
1991年12月，台达电子工业股份有限公司(以下简称台达工业公司)在第9类交互式电源供应器等商品上获得“
576495”商标注册（注册号为576495）。1991年2月，台达工业公司在第9类交互式电源供应器等商品上注册了
542601商标（注册号为542601）。1997年7月7日，台达工业公司在第9类变频器、不间断电源等商品上获得了
1291201商标注册（注册号为1291201）。1993年起，台达工业公司在中国大陆陆续许可关联公司使用上述商标。台达工业公司及其关联公司在商品上和广告宣传中实际使用上述商标时，通常将
542601及
576495两个注册商标组合一起使用，其实际使用状态为
组合使用。2011年1月7日，台达电子自动化（上海）有限公司（以下简称台达自动化公司）由自然人投资设立，其主营产品是系列变频器。2011年1月28日，台达自动化公司向国家商标局提出
9103363商标在第9类商品“低压电源、稳电压电源、变压器、整流器”等商品上的注册申请并于2012年6月28日获得核准。在台达自动化公司网站上其为宣传促销产品实际使用了该商标，被控侵权变频器上亦使用该商标。台达工业公司起诉认为，台达自动化公司使用“台达”作为企业字号，又刻意摹仿台达工业公司在先注册的
542601及576495商标，将二者组合形成标识9103363，而且申请注册并实际使用，台达自动化公司的一系列行为其目的是意图攀搭台达工业公司驰名商标的便车以不正当竞争。因此，台达工业公司请求法院判令：1、认定商标9103363（注册号9103363）系摹仿驰名注册商标1291201商标注册（注册号1291201）及576495（注册号576495）；2、台达自动化公司不得使用9103363商标；3、台达自动化公司赔偿台达工业公司经济损失人民币15万元；4、台达自动化公司承担台达工业公司为制止侵权行为所支出的律师费、公证费、翻译费等合理费用39,157元。一审审理中，台达工业公司撤销了第1项诉讼请求，同时明确主张542601及576495商标在商品变频器、UPS（不间断电源）商品上驰名。
【判决】
一审法院经审理认为，在商标侵权判定时，首先应当审查被控侵权商标是否与原告的商标的构成要素相似，并容易造成市场混淆，从而构成商标近似。而在比对商标是否相似时，应当遵循商标侵权法律关系以一个商标产生一个权利为原则。因此，将被控侵权商标与原告主张商标权的商标比对时，应当逐个分别比对，而不应将被控侵权商标与原告主张商标权的商标组合起来形成的组合标识进行比对。另外，根据最高人民法院有关司法解释的规定，被诉侵犯商标权行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。故依法判决驳回原告台达电子工业股份有限公司的诉讼请求。
二审法院经审理认为，商标侵权之判定及其所依据之被控侵权商标标识与权利商标之比对应以注册商标为基础，即在注册商标与被控侵权商标标识间进行比对，非注册之商标标识不在此列。此外，驰名商标之认定以于个案中确有认定之必要为前提，以符合驰名商标认定之标准为条件。其中，于个案中认定驰名商标之必要性主要体现在对权利商标跨商品类别之保护。故依法判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
本案系商标侵权纠纷案件，在司法实践中对商标近似的判定是审理裁判该类案件的关键。对于“分别注册，组合使用”的未注册商标标识与被控侵权注册商标是否近似的判定，应当确定以注册商标作为比对对象，并综合考量相关公众对商品来源产生混淆的可能性等因素。对于此类案件中驰名商标的认定，应以存在法定的必要性为前提。
一、商标权的保护范围
商标是一种用以区分商品或服务来源的使用在商业上的标识，其首要功能是识别功能，商标标识与商品或服务相联系，与提供商品或服务的经营者相联系。商标权是保护商标权人对其商标与特定商品或服务的对应关系的知识产权，目的在于维护消费者、生产者、经营者之间对于商品、服务质量的信赖关系，促使生产者、经营者保证商品和服务质量，促进社会主义市场的公正竞争秩序。
商标权的原始取得方式在不同国家有不同规定，主要有三种：一是使用取得商标专用权；二是注册取得商标专用权；三是使用或注册均可取得商标专用权。我国商标法第三条规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。可见，我国采用的是注册取得商标专用权的制度，商标只有在获准注册之后，产生注册商标权，受我国商标法的保护。
在商标注册取得制度之下，注册程序建立了商标的公示制度，注册商标公示了商标权的存在并且明确了权利的边界与范围。[1] 通过注册，一方面商标权人明确了其所享有权利的商标标识以及商品或服务的种类，另一方面为第三人查阅自己准备使用或注册的商标是否会与别人的商标权发生冲突提供了便利。注册制度在为商标权利人明确权利范围的同时也为社会公众划定了义务界限。最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）明确要求，正确把握商标权的专用权属性，合理界定权利范围，既确保合理利用商标资源，又维护公平竞争。因此，在注册商标权的司法保护中，商标权的保护范围不仅包括商标权的权利边界，也同时涵盖商标权的权利限制。商标权作为一种相对性的知识产权，基于利益平衡的考虑，有必要在一定条件下对商标权进行合理限制。我国商标法第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。即是明确将我国注册商标专用权的保护范围严格限定为，一是商标所有人仅可在核定使用的商品上使用或许可他人使用核准注册的商标，未注册商标不在此列；二是在一定范围内仅可排斥他人使用相同或者近似的核准注册商标，未注册商标不在此列。
在我国，未注册商标的使用权是不完整的，其使用只是一种自然的事实，而不是权利。[2] 除了驰名商标能产生未注册商标权以外，其他未注册商标不能被赋予商标权，也就不能得到权利性质的商标法保护。因此，使用未注册商标并在交易中获得一定认知的事实并不会形成可以对抗注册商标专用权的未注册商标的在先使用权。原则上商标法不赋予未注册商标商标权，但商标持有人对自己所持有的商标依然享有使用的权利。对未注册商标的保护体现在商标注册环节，我国商标法第三十一条通过诚实信用原则来规制商标的恶意抢注；在商标使用环节，我国反不正当竞争法第五条将知名商品特有的名称、包装和装潢纳入保护范围。
本案中，台达工业公司先后通过注册分别取得文字图形组合商标576495以及图形商标542601两个独立的注册商标专用权。虽然组合使用系由576495及542601两个注册商标组合而成，在台达工业公司及其关联公司的商业活动和广告宣传中，该组合商标被广泛使用并形成一定范围的影响，但该种“分别注册，组合使用”的使用方式已完全不同于原来的576495及542601两个注册商标，而构成一个未注册的新的商标标识。尽管我国法律并不禁止该种组合商标标识使用于各注册商标核准使用的商品之上，但作为未注册的组合商标标识，其事实上的使用行为并不能被赋予商标权，也就不能获得与注册商标同等的保护。台达自动化公司的9103363商标系经商标局核准注册，取得注册商标专用权并有权合法使用该注册商标。因此，判定商标侵权及其所依据之被控侵权商标与权利商标之比对，应当以商标权保护范围内的注册商标为基础，未注册之商标标识则不在此列。比对应当在注册商标与被控侵权商标之间进行，并根据商标侵权法律关系以一个注册商标产生一个商标权利的原则，将台达工业公司的两个注册商标576495及542601，逐个地分别地与被控侵权注册商标9103363比对。而不是将台达工业公司组合使用但未注册的商标组合使用与被控侵权注册商标9103363进行比对。
二、近似商标的判定
我国商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。商标法意义上的近似不仅是商标各要素在事实上的近似，而且是足以产生市场混淆的近似，即混淆性近似。[3]
判定商标是否相同或近似，首先，应当以相关公众的一般注意力为准。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条将“易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”作为认定商标近似的要素。保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会《关于驰名商标保护规定的联合建议》进一步细化了相关公众的定义，其第二条第二款规定，“相关公众应包括，但不必局限于：（1）使用该商标的那类商品或服务的实际或潜在的消费者；（2）使用该商标的那类商品或服务的营销渠道所涉及的人员；（3）经营使用该商标的那类商品或服务的商业界人员。” 因此，在审理商标侵权案件中，法官应当将自己置于相关消费者的角度并施以一般注意力来判断商标是否近似。本案中，台达工业公司与台达自动化公司的注册商标核定使用商品均为第9类商品，故可将相关公众确定为第9类商品的消费者并以这个标准比对商标的近似程度。
其次，对于商标混淆性近似的认定，一般采用隔离比对法，即将需要比对的两个标识分离开来，逐一地分别地观察各个标识的要素后凭记忆印象确定是否足以引起混淆。混淆分为两种，一是直接混淆，即相关公众将被诉侵权的商品或服务误认为是注册商标权利人的商品或服务；二是间接混淆，即相关公众并没有误认为被诉侵权的商品或服务来自注册商标权利人，而是错误地认为该商品或服务与注册商标权利人存在经济上的关联关系。本案中，从第9类商品的消费者角度出发，单独地观察台达工业公司的文字图形组合注册商标576495或者图形注册商标542601，都不会形成其与台达自动化公司的文字与图形的组合注册商标9103363相同或者存在某种类似的印象，相反地，两者的差异立判。
最后，判断商标近似应当在隔离观察的基础上，不限于商标整体的近似，还包括主要部分的近似。商标的主要部分是体现商标的识别功能并使相关公众将其与商标所有人的商品或服务紧密联系起来的商标构成要素。从整体结构上看，本案中，无论是台达工业公司的图形商标542601或是其文字图形组合商标576495，均与台达自动化公司的组合商标9103363完全不同；从商标的主要部分来看，台达工业公司文字图形组合商标576495的主要部分是3个英文字母ELT及对称的两个图形排列在字母前后，其图形商标542601的主要部分是三角图形中有一个大的圆圈，而台达自动化公司的组合商标9103363主要部分包括文字部分和图形部分，文字部分是5个清晰明了的英文字母，图形部分则是三角图形中包含三个斜形排列的小圆圈。因此，不论是文字的字形还是图形的构图，台达工业公司的两个注册商标与台达自动化公司的组合注册商标均不构成混淆性近似。
三、驰名商标的认定
人民法院对于驰名商标的认定始于最高人民法院的司法解释，法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。由于法律给予驰名商标以较大的保护范围，为了防止司法认定驰名商标制度被滥用，最高人民法院在司法解释中一直强调驰名商标认定的被动性和必要性。在司法实践中，认定驰名商标并不是审理涉及驰名商标认定案件的最终目的，而只是确认商标侵权的前提。因此，法院应当对具体案件中驰名商标认定的必要性进行考察。根据我国《商标法》和有关司法解释的规定，一方面，只有在审理涉及商标侵权纠纷中需要对注册商标实行跨类保护或需要认定驰名商标的其他民事案件时，法院才可以认定驰名商标；另一方面，法院在以下民事纠纷案件中，不予审查所涉商标是否驰名，一是被诉侵犯商标权或不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实依据的；二是被诉侵犯商标权或不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。
本案中，台达工业公司的两个涉案注册商标与台达自动化公司的一个涉案注册商标在核定使用的商品类别上相同，均为第9类商品，故不存在注册商标跨类保护之必要性；此外，被控侵权注册商标与台达工业公司的两个注册商标不相同也并不构成近似，台达工业公司指控商标侵权的事实不能成立，故法院亦无必要认定台达工业公司的两个注册商标系驰名商标。
综上所述，该案判决认定台达自动化公司的一个注册商标与台达工业公司的两个注册商标不构成商标近似，也不成立商标侵权合法有据，准确无误。
一审案号：上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）初字第125号。
二审案号：上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第108号。
注 释：
[1]冯术杰：《未注册商标的权利产生机制与保护模式》，载于《法学》2013年第7期，第42页。
[2]吴汉东：《知识产权法》，北京大学出版社2007年版，第254页。
[3]孔祥俊：《商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析》，载于《人民司法?应用》2009年第15期第45页。