2018-12-13 10:47:50

(2017年度十大精品案例)泉州匹克公司与振宇公司等侵害商标权纠纷案

泉州匹克公司与振宇公司等侵害商标权纠纷案

——有别于典型的涉外定牌加工案件中侵权判定需考量的因素

 

【案情】

上诉人(原审原告、反诉被告):泉州匹克公司

被上诉人(原审被告):振宇公司

被上诉人(原审被告、反诉原告):伊萨克莫里斯有限公司(ISAAC MORRIS LTD.

199427日,案外人泉州丰登制鞋有限公司在核定使用商品为第25类“鞋,服装”上注册“ ”商标,注册号为6769922005714日,商标注册人变更为福建匹克集团,200787日泉州匹克公司受让该注册商标。20059月,“PEAK”牌旅游鞋被授予“中国名牌产品”称号。20094月,“ ”商标在运动鞋上被国家商标局认定为驰名商标。

2009928日,泉州匹克公司还在第25类“服装,鞋”等核定使用商品上注册“ ”商标,注册号为5087689

相关报道记载:200512月,福建匹克集团与姚明效力的休斯敦火箭队签约,成为第一个进入NBA赛场的中国运动品牌,其还是同时赞助NBA、欧洲篮球联赛和中国男子篮球联赛的中国体育用品企业;20079月,伊拉克奥委会与福建匹克集团建立战略合作伙伴关系,将赞助伊拉克代表团征战2008北京奥运会,为其提供奥运会所有运动装备;自2009年起,“匹克”开始赞助新西兰奥委会;2011年底,“PEAK”美国韦斯菲尔德专卖店开始试营业;20122月,“PEAK”在美国的第二家专卖店开幕,并签约迈阿密热火队;201212月,“匹克”宣布成为多伦多猛龙队官方合作伙伴……

20148月,上海外港海关查获振宇公司申报出口美国的针织男式T8,424件。泉州匹克公司于同年1121日向一审法院提起诉讼,并提出诉讼保全,扣押该批出口货物。涉案服装“PEAK SEASON”商标标识“ ”由上、中、下三部分构成,分别为PEAKSEASON以及BY ISAAC MORRIS LTD.PEAK字体较大。该批货物的订单系由美国的伊萨克莫里斯有限公司所发送,T恤上使用的标识设计图亦由该公司提供。一审审理中,伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司均称,由于涉案货物被扣押,伊萨克莫里斯有限公司取消订单未向振宇公司支付货款。

伊萨克莫里斯有限公司在美国申请注册的“PEAK SEASON”商标于2010112日由美国专利与商标局核准,注册号3869976,国际分类25,商标主要注册范围为针织类、体恤衫等。商标证书上注明:标记由标准字符组成,没有要求任何特定的字体、样式、大小或颜色。

20163月的公证保全内容显示:进入网页内容主要以中文呈现的“亚马逊中国”官方网站(http://www.amazon.cn),搜索“peakseason”后,在搜索结果中可以找到服装领口标签上的标识文字、排列与本案被控侵权商品上的标识完全相同的服装,商品详情页载有商品价格(包含运费和进口关税)及“由美国亚马逊销售及发货”等内容。

一审审理中,泉州匹克公司申请追加委托加工方伊萨克莫里斯有限公司为一审共同被告。伊萨克莫里斯有限公司应诉后以泉州匹克公司滥用诉权给其造成商业损失为由,提出反诉。

 

【审判】

一审法院经审理认为,振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯有限公司的委托生产,并在服装上贴附“PEAK SEASON”商标,且所生产的服装全部销往美国,国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装,故涉案服装标贴“PEAK SEASON”标志在国内市场上不会起到标识商品来源的作用。在并非商标使用的情况下,判断在相同商品上使用近似商标是否导致混淆,不具有实际意义。伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司并未侵犯泉州匹克公司的注册商标专用权。对于反诉,一审法院认为,泉州匹克公司清楚涉案货物系贴牌加工并出口至美国,不是商标法意义上的商标使用,其申请扣押涉案货物存在过错,应按照该批货物的报关价值酌情赔偿伊萨克莫里斯有限公司的损失。因此,判决驳回泉州匹克公司的诉讼请求,并判决泉州匹克公司赔偿伊萨克莫里斯有限公司损失13万元。

二审法院经审理认为,首先,本案有别于典型的涉外定牌加工。振宇公司接受伊萨克莫里斯有限公司委托,生产并出口的服装上贴附的“PEAK SEASON”标识与伊萨克莫里斯有限公司在美国注册的“PEAK SEASON”商标虽然文字相同,但两者相比较,在样式和字体大小上均有变化,且明显突出“PEAK”,从而使“PEAK”成为该标识的主要识别部分,与泉州匹克公司的注册商标构成近似,从视觉效果上易使相关公众产生混淆。其次,根据泉州匹克公司在二审中提供的公证保全证据所呈现的消费模式,国内消费者通过“亚马逊中国”官方网站可以搜索在美国市场的商品并进行网购,“亚马逊”上传的照片可以放大从而较为清晰地看到商品标识。伊萨克莫里斯有限公司亦确认其在美国是“亚马逊”网站的客户,可能将从中国等地加工的服装卖给“亚马逊”,由“亚马逊”进行分销。由此可见,即便出口商品不在境内销售,也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识,必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题。最后,“PEAK”品牌在全世界范围内的知晓度自2005年起逐步提升,泉州匹克公司亦持续维护“PEAK”在国内外市场的影响力,故难以排除伊萨克莫里斯有限公司的主观故意。据此,二审法院认为,伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标的行为构成对泉州匹克公司涉案商标专用权的侵害。基于“PEAK”商标的知名度,振宇公司未尽到谨慎的注意和审查义务,应就其帮助侵权行为,与伊萨克莫里斯有限公司承担连带责任。伊萨克莫里斯有限公司提出的反诉诉讼请求缺乏事实基础。因此,二审法院撤销原审判决,改判振宇公司、伊萨克莫里斯有限公司立即停止对泉州匹克公司注册商标专用权的侵害,伊萨克莫里斯有限公司赔偿泉州匹克公司合理开支2万元,振宇公司承担连带赔偿责任。

 

【评析】

近年来,理论界和实务界始终在积极探索和研究涉外定牌加工商标侵权问题,在各地亦存在不同结果的判决,但所涉案情均不完全相同,故对于此类案件不能简单套用某一判决的理由或观点,而应根据实际案情进行分析与判断。具体到本案,双方当事人的争议焦点在于本案是否属于典型的涉外定牌加工,以及全部出口至境外的服装标识在国内市场上是否会起到识别商品来源作用。

本案虽然也涉及境外委托方委托境内加工方按照其所提供的商标进行服装加工,且所加工商品全部出口的行为,但有别于典型的涉外定牌加工,其区别主要体现在涉外定牌加工委托方向加工方提供的标识通常与其在境外注册的商标相同,而本案委托方提供的贴附标识与其在美国登记的商标在文字排列、样式和字体大小上均不同,突出使用部分却与权利人的国内商标极为近似。结合法院对权利人注册商标在国内外影响力的认定,难以排除境外委托方在选择并确定委托加工服装上所贴附标识样式时的主观故意。尽管商标权具有严格的地域性,在商标侵权案件中也需要考虑商标识别功能问题,但权利人在二审中补充提供的证据可以证明,在“亚马逊中国”网上能够直接购买显示由美国销售和发货的商品,且从网站公示的“亚马逊海外购使用条件”来看,中国消费者能够通过“亚马逊中国”网站向亚马逊海外实体进口商品。更为重要的是,伊萨克莫里斯有限公司确认其“在美国是‘亚马逊’的客户,可能将从中国等地加工的服装卖给‘亚马逊’,由‘亚马逊’进行分销。”上述事实表明电子商务网站为国内消费者提供了得以接触到已出口至境外的商品及其标识的渠道,伊萨克莫里斯有限公司的确认亦表明涉案服装出口后有返销回中国市场的可能,鉴于被控侵权标识突出使用部分与泉州匹克公司的注册商标极为近似,不可避免地易使国内消费者对在“亚马逊中国”网站上搜索到并准备购买的服装来源产生误认或认为其来源与泉州匹克公司注册商标的商品有特定联系,此种情况下不能再以非商标法意义上的商标使用为由认定境外委托方和国内加工企业的行为不构成侵权。二审法院对本案的处理充分考量了被控侵权标识与境外商标是否完全相同、与国内商标的近似程度、国内商标的知名度、境外委托方的主观故意以及国内加工企业应尽到的审慎注意义务等。基于案情的差异,本案的判决理由和裁判结果与最高人民法院作出的(2014)民提字第38号“PRETUL”商标侵权案判决并不存在冲突。

 

案例索引

一审:上海市浦东新区人民法院2014)浦民三()初字第1131

合议庭成员:孙   蔡婷婷  周志勇

二审:上海知识产权法院(2016)沪73民终37

合议庭成员:陈惠珍      

 

案例编写人:刘 

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