新产品制造方法发明专利侵权纠纷案件中“新产品”的举证责任分配

──3M公司与浙江道明反光材料有限公司侵犯发明专利权纠纷案

　

提要

根据民事诉讼证据规则的规定，在新产品制造方法发明专利案件中，应由制造同样产品的单位或者个人对其制造方法不用于专利方法承担举证责任。但原告的专利产品是否是新产品则应由原告承担举证责任，由于在司法实践中，原告对于新产品的举证确实较为困难，因此法院通常仅要求原告提出初步证据或作出说明，在原告未提交任何证据证明其专利产品是新产品的情况下，不支持直接将举证责任转移给被告。

案情

原告（被上诉人）：3M公司

被告（上诉人）：浙江道明反光材料有限公司

案由：侵犯发明专利权纠纷

一审案号：（2008）沪二中民五（知）初字第262号

二审案号：（2011）沪高民三（知）终字第73号

原告3M公司是发明专利“逆反射制品及其制造方法”（专利号为ZL95193042.7）的专利权人，该专利共有四项独立权利要求，其中独立权利要求1和19涉及外露为球体逆反射制品，独立权利要求10涉及逆反射制品的制造方法，独立权利要求17涉及包含有逆反射制品的穿着制品。被告浙江道明反光材料有限公司（以下简称道明公司）大量生产型号为DM1991、DM1992的荧光阻燃警示带以及使用该荧光阻燃警示带的反光衣（DO1T13/15/19），并通过全国各地的办事处以及中英文网站销售、许诺销售上述产品。

原告3M公司诉称：经比对，被告产品的技术特征全部落入原告发明专利的保护范围，侵犯了原告享有的发明专利权，给原告造成了重大的经济损失，故诉至法院请求判令：1.被告立即停止专利侵权行为，包括停止生产、销售、许诺销售侵权产品，销毁侵权产品及专用模具；2.被告赔偿原告包括合理费用在内的经济损失人民币50万元；3.被告在《法制日报》、《文汇报》上向原告公开道歉、消除影响。

　被告道明公司辩称：1.被控侵权的“反光带”产品并非购自被告，并非直接来源于被告，本案的被控侵权行为与被告无关；2.原告援引为证据的《司法鉴定意见书》是单方委托的鉴定，其中鉴材的来源不明，不是原告公证购买的产品，故被告对其真实性难以认可，认为据此作出的鉴定结论不合法，缺乏真实性和关联性；3.前述《司法鉴定意见书》所附的《检测报告》不能证明所述样品具有与原告专利一一对应的技术特征，且能实现专利的技术效果。综上，被告认为自己不存在侵犯原告发明专利权的行为，原告的诉请缺乏事实与法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。

审判

上海市第二中级人民法院经审理认为: 根据3M公司提交的公证书，购买证据物品取得的送货单、名片、网站公证和宣传册等证据，及当事人当庭陈述进行综合判断后，认定道明材料公司实施了生产、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，且被控侵权产品的技术特征落入了3M公司发明专利独立权利要求1、17和19的保护范围。但被控侵权产品未使用3M公司发明专利独立权利要求10要求保护的制造方法专利，故认定道明材料公司未经3M公司许可生产、销售、许诺销售其专利产品，构成对3M公司发明专利权的侵犯，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）项、第（七）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十一条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第四条第一款第（一）项之规定，判决：道明材料公司停止侵权，赔偿3M公司经济损失人民币25万元（包含合理费用）。

一审判决后，道明材料公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉。

上诉人道明公司上诉称：被控侵权产品缺少涉案专利权利要求中的多项技术特征，原审判决认定事实错误，判赔金额畸高。

被上诉人3M公司答辩称：原审法院审理程序合法，原审判决认定上诉人实施被控侵权行为事实依据充分，被控侵权产品的技术方案落入了涉案专利权的保护范围，原审判决确定的赔偿数额适当。

上海市高级人民法院经审理认为，一审法院查明的事实属实。

上海市高级人民法院认为：经比对，被控侵权产品的技术特征落入了原告发明专利权利要求1、17和19的保护范围，原审法院的认定并无不当。原审法院根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素酌情确定的赔偿数额并无不当，上诉人关于原审判决确定的数额畸高的理由不能成立。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决驳回上诉，维持原判。

评析

本案是一起涉及国外知名企业的发明专利侵权案件。在本案中，原告通过公证、鉴定等多种手段固定了侵权事实，极大提升了胜诉的可能性。法院通过比对权利要求技术特征，合理运用证据规则，最终判决保护了专利权人的合法权益。但本案还涉及新产品制造方法专利的举证责任问题需要进一步探讨。

《中华人民共和国专利法》第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”因此，在涉及新产品制造方法的发明专利案件中，实行举证责任倒置原则，即如果按照发明专利权人的专利方法所制造的产品是新产品，而被控侵权人的产品与专利权人的专利方法所制造的产品相同，法律就推定被控侵权人使用专利权人的专利方法制造了相同的产品，除非被控侵权人提出相反证据推翻这一点。具体来说，对于专利方法侵权纠纷，按照一般的侵权纠纷举证责任分配规则，专利权人指控他人侵权，应首先提供证据证明如下事实：第一，自己拥有某项方法专利权且权利未失效；第二，被控侵权人实施了侵犯该项方法专利权的行为。由于在实践中，他人对专利的使用总是在生产过程中进行，而专利权人无法进入生产现场取得证据，因而要求专利权人举证证明被控侵权人使用了专利技术在事实上难以实现。“法律不强人所难”，在这种情形下，如果继续坚持“谁主张，谁举证”的传统规则就会造成不公平的产生，专利权人完全可能因为举证不能而败诉。但是，实行上述举证责任倒置的前提是：专利权人首先应当证明其专利方法所制造的产品属于“新产品”。虽然，考虑到“新产品”这一事实的证明难度较大，法院通常对于专利权人关于“新产品”的举证要求不高，但仍然要求专利权人首先提供一些初步证据或者一些事实性说明，否则，举证责任无法直接转移给被控侵权人。因此，在审判实践中，对于原告为证明“新产品”而应当承担何种程度的举证责任，是一个值得探讨的问题。根据上海市高级人民法院颁布的《专利侵权纠纷审理指引（2011）》，新产品制造方法发明专利纠纷案件，由原告对涉案产品是否属于新产品进行充分说明，被告反驳应提交反证。新产品制造方法发明专利纠纷案件中，对于涉案产品是否属于新产品，在原告进行说明后，人民法院可以认定涉案产品属于新产品。被告认为原告关于新产品的主张不能成立的，由被告举证予以反驳。如果原告主张权利的新产品制造方法发明是如“产品及其制造方法”发明专利中的“制造方法”，则推定该制造方法制造的产品为新产品。被告不同意该推定的，由被告举证予以反驳。由此可见，关于原告对“新产品”的举证责任应当区分两种情况：一种是涉案发明专利仅是方法专利，在此种情况下，原告对于涉案产品是否属于“新产品”首先负有举证义务，举证的方式既可以是提供相关证据也可以是仅作说明，但其证明程度应当达到令法院可以认定涉案产品属于“新产品”；另一种是涉案发明专利是“产品及其制造方法”专利，即涉案产品与制造方法同时存在于一个专利之中，在这种情况下，考虑到涉案产品之所以被授予专利权必定满足了“新颖性”这一条件，因此可以推定涉案产品为新产品，对此原告不必承担举证责任，而应由被告对于该项推定承担反证。

在本案中，涉案发明专利虽属于第二种情况，但法院还是基于原告对于按照权利要求10的专利方法制造出的产品是否属于“新产品”没有提供任何证据，而没有适用举证责任倒置原则要求被告承担举证责任，最终驳回了原告的此项诉讼请求。对此，法院主要是考虑到，本案涉及的发明专利权是根据2000年专利法授权的，目前适用的2008年专利法比2000年专利法对于发明专利在满足新颖性的条件方面提出了更高的要求，即发明专利不应属于“申请日以前在国内外为公众所知的”现有技术。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》）第十七条的规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。因此，基于2008年专利法对于新颖性的规定来推定“涉案产品为新产品”才是合理的，而本案的发明专利基于2000年专利法授权，在新颖性上可能未达到上述标准要求，因此不宜直接推定其为新产品。