商标指示性合理使用的司法认定

——立邦涂料（中国）有限公司诉上海展进贸易有限公司、

浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案评析

　

【裁判要旨】

本案系一起商标侵权纠纷，争议焦点在于被控侵权行为人在销售权利人产品时使用权利人商标的行为是否构成商标侵权，问题核心在于厘清商标指示性合理使用的司法认定标准。如果被控侵权行为人使用他人注册商标仅为指示其所销售商品的信息，未造成相关公众混淆，亦未造成注册商标权人商标权益损害的，则不应被认定为商标侵权行为。

【案情】

原告（上诉人）：立邦涂料（中国）有限公司（以下简称“立邦公司”）。

被告（被上诉人）：上海展进贸易有限公司（以下简称“展进公司”）。

被告（被上诉人）：浙江淘宝网络有限公司（以下简称“淘宝公司”）。

立邦公司系涉案“ ”图形与文字组合商标、“立邦”文字商标权利人，展进公司在淘宝公司运营的淘宝网上开设名为“汇通油漆商城”的店铺销售多种品牌油漆。该网络店铺首页顶部显示“汇通油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”，其下方系菜单栏“首页、店铺评分、代理品牌、5折活动专区……”，该页面中上方是一个图片框，滚动显示三幅不同图片，其中第一幅系多乐士漆广告，第二幅系立邦漆广告（该广告上部显示“Nippon Paint 　立邦漆”，下方是立邦涂料的介绍），图片框下方为掌柜推荐宝贝、立邦漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。点击首页菜单栏中的“代理品牌”链接，页面自上而下分列几个图片框，分别系立邦漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈品牌的广告，其中立邦漆图片框中滚动显示该品牌的四幅广告图片：第一张图片系对一个网页的截图，上方显示“ ECOLOR 首页 美丽家居 工业与工程 我的立邦 网上商城”，中部是一个图片框，其中显示“ 2010 为爱上色”，该图片框下方左侧系立邦新闻信息，右侧显示有“立邦网络旗舰店　 马上登陆”、“漆量计算器”、“为爱上色电子书”等；第三张图片、第四张图片均系立邦漆的产品介绍，其中第三张图片左上方突出显示了“ 装饰新家，刷新幸福”，第4张图片左上方突出显示“ 小编120分推荐 净味性价王”。

立邦公司认为上述店铺存在商标侵权行为，通过邮件向淘宝公司投诉。淘宝公司对立邦公司来函均予以答复，主要内容为要求立邦公司提供身份证明、权利证明、代理关系证明、判断侵权成立的初步证明资料及侵权商品信息的具体链接地址；并表示如果淘宝网卖家发布的商品信息是立邦公司产品，则该卖家发布商品的图片上出现立邦公司产品原有的标识及卖家在文字描述上对商品的陈述均非法律法规定义的商标侵权。

后立邦公司以展进公司、淘宝公司的行为侵害其注册商标为由，将两被告诉至法院，请求判令两被告停止侵权、刊登声明消除影响、赔偿经济损失20万元。

【审判】

上海市徐汇区人民法院经审理认为，展进公司在销售立邦公司商品时，在促销宣传中使用涉案注册商标的方式合理，符合一般商业惯例，判决驳回立邦公司的全部诉讼请求。鉴于展进公司未构成侵权，立邦公司要求淘宝公司承担共同侵权赔偿责任的诉讼请求亦不予支持。

立邦公司不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为，展进公司为指示其所销售商品的信息而使用上诉人立邦公司的注册商标，未造成相关公众的混淆，且在商标使用过程中，也不存在对商标的贬损，或是商标显著性或知名度的降低，不存在造成商标权人其他商标利益的损害，故立邦公司指控展进公司构成商标侵权的主张不能成立。而淘宝公司作为网络服务提供者，在展进公司不构成商标侵权的前提下，也不应被认为构成商标侵权。

【评析】

本案系一起商标侵权纠纷，审理关键在于展进公司在销售立邦公司产品时使用立邦商标是否构成商标侵权，其核心在于商标指示性合理使用的司法认定。

一、商标指示性合理使用的理论基础

指示性合理使用（nominative fair use），又称被提及的合理使用，是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人的商品或服务，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性，与他人的商品或服务有关。[1]该规则系美国联邦第九巡回上诉法院于1992年在New Kids On The Block v. News America Publishing, Inc. 案中最先确立，即只要被告使用商标旨在描述原告的商品，而不是其自己的商品，在符合以下三个条件时，（被告）商业使用者有权提出指示性合理使用抗辩：首先，所涉商品或者服务不使用商标就不易识别；其次，商标的使用必须以识别商品或者服务的合理必要性为限；最后，该使用不会暗示得到了商标所有人的赞助或支持。[2]之后美国的司法实践不断对该规则进行修正，与此同时，众多其他各国或地区的商标立法体系亦对该规则进行了规定。例如，《欧洲共同体商标条例》第12 条规定：共同体商标所有人无权制止第三方在商业过程中使用：……（c）需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标；只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。第13条规定：共同体商标所有人无权禁止由其或经其同意，已投放共同体市场标有该商标的商品使用共同体商标。[3]

指示性合理使用和描述性合理使用（descriptive fair use）共同构成了商标合理使用的两大基石。区别于描述性合理使用，在第一含义上使用他人商标中缺乏显著性的叙述性词语或标志来描述使用者自己所提供的商品或服务的基本信息，其本质并未构成在商标法意义上使用他人商标，指示性合理使用则表现为直接使用他人商标，并且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。从目前司法实践来看，指示性合理使用主要涉及两种类型：一种是为了说明商品或服务的特点或用途的目的而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等；另一种系针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方法投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中推销该商品进而对其商标进行使用。在上述两种情形下，对他人商标的使用均具有必要性，否则将不易识别商品的用途、服务的内容，进而可能不当影响市场上商品的流通或服务的提供。

二、商标指示性合理使用的司法判定标准

我国商标立法仅涉及描述性合理使用的规定，如《商标法实施条例》第四十九条[4]之规定，指示性合理使用尚缺乏相应的法规依据。与之相对，我国部门规章中已涉及指示性使用的部分规定，如国家工商行政管理总局于1995年 7月下发的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修点擅自使用他人注册商标的通知》、 1996 年 6月发布的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》等，均要求未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。但因上述规章层级不高，且内容亦不全面，故司法审判中，对指示性合理使用的判定仍立足于对传统商标侵权理论的分析。笔者认为，指示性合理使用的司法判定应主要从以下两个方面来把握：

第一，对使用人而言不属于商标法意义上的使用，即使用目的不是标识商品或服务来源，只是为了说明或者描述自己的商品。结合《商标法》第五十二条对于商标侵权行为的列举性规定，以及《商标法实施条例》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》相应条款对《商标法》第五十二条第（五）项商标侵权行为兜底性条款的解释，可知商标直接侵权行为均强调对侵权标识进行商业标识意义上的使用，即无论被控侵权标识是作为商标，或者商品名称、商品装潢、企业名称，均建立了与商品或服务的特定联系，因而具有了区别商品或服务来源的商标意义，当产生了使相关公众混淆的后果时，则纳入商标侵权行为的调整范畴。该种区分商品或服务来源的商业标识意义上的使用，也即商标法意义上的使用，是商标功能发挥的基础，也是合理确定商标权保护范围的重要依据。商标权并非赋予商标权人对商标符号的垄断，而是保障商标权人的商标使用以及由此而产生的利益，同时禁止他人在商业标识意义上的不当使用。

商标法意义上的使用判断，应结合标识使用的外在表征以及相关公众的混淆可能性进行综合考量。其中包括被控侵权标识使用的大小、位置、含义、显著性、背景及其他相关的客观使用情况，综合判断该标识使用状况传达给相关公众的一般印象，是否作为区分商品或服务来源的标识，或仅是作为产品或服务内容的说明。而是否导致相关公众对商品或服务来源产生混淆则是反向判断该标识使用是否作为商标法意义上的使用的重要标准，该混淆包括产品来源的误认，以及产品生产者与商标所有人关系的误认。

第二，未对商标权人造成商标利益上的损害。该标准一般仅适用于第二类指示性使用情形，即转售商品过程中使用他人商标。关于商标利益上的损害的类型，各国立法和司法中已有涉及，如《欧洲共同体商标条例》第13 条第二款规定：共同体所有人有合法理由反对商品继续销售的，尤其是商品在投放市场后，商品质量发生变化或损坏的，上款（即共同体商标所有人无权禁止由其或经其同意，已投放共同体市场标有该商标的商品使用共同体商标）不适用。欧共体法院亦指出：如果转卖二手商品的方式会导致对商标权人声誉的损害，则商标权用尽原则不再适用，有损于商标权人声誉的广告也是如此。[5]笔者认为，商标利益上的损害应以是否妨碍商标功能的发挥为判断依据。商标除标识来源的基本功能外，还具有质量保障、广告、表彰等衍生功能。[6]标识来源的基本功能，也即识别功能，上述讨论中已有涉及，指示性使用的成立不涉及对该功能的妨碍。质量保障功能实质上是商业来源意义上的保障功能，保证与特定商标关联的商品具有一定的质量水平。当商品质量发生变化或损坏时，转售将影响商标的质量保障功能，进而影响商标所有人的声誉，造成商标权人商标利益上的损害。广告、表彰功能则更侧重于商标与特定商品或服务的唯一对应性，与商标的显著性、知名度呈正相关，尤其适用于驰名商标，商标与较高程度的品味、身份相关联。当在广告中对商标进行了贬损性使用，影响了商标所固有的形象和声誉时，亦会造成商标权人商标利益上的损害。

三、商标指示性使用与不正当竞争

我国知识产权司法保护历来要求深刻把握加强保护与区别对待的关系。知识产权本身就具有种类多样性和差异性，各类知识产权各有其特殊的保护政策、保护标准和保护思路，从不同角度对智力成果和商业标识提供保护，各司其职，各负其责，具有个性和排斥性，需要区别对待。[7]与本案相关，商标指示性使用的司法规制亦可能同时涉及商标法与反不正当竞争法两个领域。基于法技术的差异，我国关于商标侵权范畴的界定，相较于英美或大陆法系国家，存在一些差异，故在借鉴移植国外商标指示性合理使用规则时亦应注意与我国知识产权立法体系的协调。体现在司法审判中，应尤为注意区分商标法与反不正当竞争法对于商标指示性使用行为的不同调整范围，不同的请求权基础可能导致裁判结果的差异。

商标法对于商标指示性使用行为的规制旨在调整妨碍商标功能发挥的行为，但是，如果经营者使用他人注册商标不仅仅是宣传注册商标所有人的商品，还使用注册商标宣传经营者自身，并且足以导致相关公众误认为经营者与注册商标专用权人之间存在赞助或支持之类的特殊关系，如误认为经营者是注册商标专用权人的专卖店、特约经销商等，该种混淆或误认并不属于商标法调整的因商标使用导致的商品来源混淆范畴，而应归入不正当竞争行为，其中主要涉及虚假宣传。而在不正当竞争行为的认定中，应结合被控侵权人的主观故意、行为的不正当性、损害后果等情形进行综合判断，被控侵权行为是否达到了不公平的程度，是否需要反不正当竞争法予以救济。与此相对应，美国判例中关于商标指示性合理使用的要件之一“该使用不会暗示得到了商标所有人的支持或者认可”，以及欧盟条例中关于指示性使用“使用符合工商业务中的诚实惯例”，在很大程度上均对应于我国不正当竞争行为的认定。

四、对本案结论的分析

本案中，被上诉人展进公司在其淘宝网络店铺中销售立邦公司产品时使用了多幅与立邦相关的图片，其中涉及涉案两个立邦商标，结合上述分析可知：

首先，展进公司为指示其所销售商品的信息而使用涉案立邦商标。从商标使用方式来看，商标系图片组成部分，图片主体内容系对立邦产品的介绍。此外，涉案网站上亦同时存在多乐士、德国汉高、华润漆等其他品牌油漆的宣传图片。而从网站的页面设置来看，首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。结合图片使用方式以及网页布局，相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告，即指示其所销售商品的品牌信息，而不是传达经营者的商号、商标或经营风格。再从被控侵权使用行为是否会使相关公众对服务来源产生混淆和误认角度来分析，该种商标指示性使用，商标直接指向的是商标注册人的商品，并非指向被上诉人展进公司，即立邦商标与立邦商品的对应性并没有受到影响，相关公众也不会认为在售立邦产品来源于被上诉人展进公司。

其次，不存在立邦公司商标利益上的损害。如上所述，本案中不存在消费者对于商品来源认知的混淆，且被上诉人展进公司销售的是立邦公司的产品，不存在商品的伪造，或是因过保质期等原因导致产品质量的降低，另外，在商标使用过程中，也不存在对商标的贬损行为，故商标的识别、广告、表彰等功能并未受到影响，也不存在商标利益上的损害。

再则，本案中被告行为虽有不妥，但该行为并不属于商标法调整的范畴。展进公司在其网络店铺首页菜单栏中设置“代理品牌”链接，并在代理品牌界面设置众多品牌广告图片，如涉案立邦图片就多达四幅，且每幅中均包含立邦商标，可能会导致相关公众认为立邦公司与展进公司存在一定的商业关系，如认为展进公司系立邦公司的品牌代理人。对此，我们认为，该种商业关系的混淆可能并非商标使用的结果，实质上系根源于展进公司使用立邦广告图片的量超出了广告宣传产品的必要限度，一定程度上起到了装饰其店铺风格的作用，从而对展进公司本身起到了一定的宣传作用。该种行为并不属于商标法调整的范畴，并未导致商标法上的混淆及商标利益的损害，也不存在商标法上的不利后果。反之，如果广告图片的使用，结合“代理品牌”的标示，足以造成相关公众认为展进公司与立邦公司间存在诸如赞助或支持之类的特殊关系，从而使展进公司获取了不正当的竞争利益，达到应给予反法救济的程度，则反不正当竞争法对此可以进行补充保护。

综上所述，展进公司为指示其所销售商品的信息而使用立邦公司的注册商标，未造成相关公众的混淆后果，也不存在立邦公司其他商标利益的损害，故立邦公司指控展进公司构成商标侵权的主张不能成立。而淘宝公司作为网络服务提供者，其构成商标侵权应以展进公司构成商标侵权为前提，故在被上诉人展进公司不构成商标侵权的前提下，也不应被认为构成商标侵权。

（撰稿人：陈瑶瑶）

[1] 王莲峰：《商标合理使用规则的确立和完善——兼评〈商标法（修改稿）〉第六十四条》，载《政治与法律》2011年第7期。

[2] New Kids on the Block v. News America Publishing Inc. 971 F. 2d 302.

[3] 1993年12月20日第（EC）40／94号令

[4] 《商标法实施条例》第四十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

[5] See Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, Court of Justice, Case C-337/951(1997) para.31, 转引自王迁著：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第426页。

[6] 孔祥俊著：《商标与不正当竞争法：原理与判例》，法律出版社2009年版，第45页。

[7] 2011年11月29日最高人民法院知识产权审判庭庭长孔祥俊在全国法院知识产权审判工作座谈会上的总结讲话